Jusstorget

- lettlest juss og juridisk hjelp

by

Standardkontrakt NS 8410 – konkurranse med forhandlinger

Her gir advokat Hans Cappelen, fra Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA, en oversikt over NS 8410. Kontrakten er et verktøy for en byggherre som ønsker formelle og standardiserte regler for konkurranse mellom entrepenører eller rådgivere i forbindelse med et byggeoppdrag.

Det er prinsipielt en stor forskjell på å forhandle frem en kontrakt, og på å inngå kontrakt etter en anbudsrunde. Hovedskillet går etter regelen om at det i anbudskonkurranser er forbudt å forhandle. Denne prinsipielle forskjellen ser vi både i regelverket om offentlige anskaffelser og i to nye standarder som kom i 2005:

  • NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranse
  • NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre

Byggherren kan bruke den ene eller den andre av disse to standardene, når han ønsker å ha en sterkt formalisert konkurranse for å inngå kontrakter med rådgivere eller entreprenører. De private byggherrer foretrekker imidlertid ofte mer uformelle forhandlinger. De offentlige byggherrer kan alternativt benytte den enkle framgangsmåten ”direkte kjøp”, når det dreier seg om en anskaffelse under beløpsgrensen på kr 500.000 eks mva.

Vi har i NS 8410 fått formelle og standardiserte regler om konkurranse med forhandlinger. Standarden NS 8410 skal imidlertid ikke brukes av de offentlige byggherrene, fordi de skal bruke lov og forskrift om offentlige anskaffelser eller forsyningsforskriften i visse tilfelle.

Grunntrekkene i NS 8410
Det er en del likheter mellom NS 8410 og reglene om forhandlinger i det offentlige anskaffelsesregelverket. Vi kan nevne bl.a.

  • Krav om likebehandling av tilbyderne
  • Krav til upartisk gjennomføring av konkurransen
  • Forbud mot at tilbyderne samarbeider for å påvirke konkurransen
  • Felles innbydelse og konkurransegrunnlag for tilbyderne, bl.a. med beskrivelse av leveransen og kontraktsbestemmelser
  • Felles tilbudsfrist for tilbyderne
  • Felles vedståelsesfrist for tilbyderne
  • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
  • Avvisningsplikt i visse tilfeller
  • Visse begrensninger på hvordan det kan forhandles
  • Underretningsplikt for byggherren

Dette er krevende og omfattende prinsipper. Den private byggherren som ønsker å bruke NS 8410, må derfor vurdere nøye om han kan greie alt dette uten å engasjere noen rådgivere til å hjelpe seg.

Det er ressurskrevende ved konkurranser etter NS 8410, at så mange av de samme reglene som for anbud også gjelder for tilbud som skal bli forhandlet. NS 8410 har mange krav til byggherrens konkurransegrunnlag og saksbehandling samt til utformingen av tilbudene. Når byggherren eller hans rådgivere skal utarbeide konkurransegrunnlaget, kan de ha god bruk for den nye og reviderte NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg. Redigering og innhold av konkurransegrunnlag.

Byggherren kan kreve at entreprenørenes innleverte tilbud er like klare og fullstendige som et anbud skal være. Men ikke alle byggherrer krever at tilbudene skal være så gode allerede før de starter å forhandle. Noe av de innledende forhandlingene kan gå ut på å sette opp hvordan entreprenøren skal supplere sitt første tilbud, i den retning byggherren ønsker.

Gjennomføringen av forhandlingene
Det alminnelige er at byggherren ønsker å kunne forhandle om så vel forretningsmessige vilkår i entreprenørenes tilbud, som de tekniske spesifikasjoner, herunder endringer. Enhver byggherre kan forhandle om alt dette, hvis han ikke har sagt noe annet i konkurransereglene eller entreprenøren har tatt forbehold mot det i sitt tilbud. Byggherren kan i konkurransegrunnlaget begrense både hvilke områder det skal forhandles om, og omfanget av forhandlingene, i følge NS 8410 pkt 6.4.4 og 6.4.5. Standarden forbyr imidlertid byggherren å gi tilbyderne ”informasjon om spesielle løsningsforslag fra andre leverandører.”

En bestemmelse som kan være vanskelig å svelge for mange byggherrer, lyder slik: ”Oppdragsgiveren har heller ikke adgang til å oppgi de øvrige leverandørenes priser.” Dette er bestemt i NS 8410 pkt 6.4.4, 3.ledd, og har vært fremme også ved forhandlinger om offentlige anskaffelser. Det har vært anført at det er uetisk eller i strid med god forretningskikk, å oppgi de andres priser under forhandlinger, jfr offentlig anskaffelsesloven § 5, 1.ledd.

Forbudet mot å oppgi priser vil binde byggherren, når han vil forsøke å få tilbyderne til å redusere sine priser eller finne billigere løsninger. Hvor langt kan byggherren gå? Han kan nok iallfall svare benektende eller bekreftende på tilbyderes spørsmål om andre ligger lavere i pris, selv om han ikke kan opplyse prisene.

Erfaringen tilsier at mange tilbydere selv vil holde hverandre underrettet internt om hverandres priser under forhandlingene. I tillegg kan det skje at det enkelte tilbudets ”totalsum” blir kjent underhånden av flere tilbydere, fordi totalsummene skal bli skrevet inn i den ”tilbudsprotokollen” som skal bli ført ved tilbudsåpningen, jfr NS 8410 pkt 6.2. Riktignok skal tilbyderne ikke være til stede i møtet, og de får ikke kopi av protokollen før konkurransen er avsluttet. Men vi lever i Norge i et lite samfunn med bransjefolk som ofte kjenner hverandre godt, så det vil ikke alltid være lett å holde slike opplysninger hemmelige gjennom en hel forhandlingsrunde med flere tilbydere.

Oppdragsgiveren må regne med at tilbyderen er en erfaren og profesjonell forhandler. En tilbyder vil naturligvis nødig bli tvunget til å redusere sin pris. Ofte vil det være nokså beskjedent hva oppdragsgiveren kan vente å oppnå, hvis han ikke selv er villig til å kutte i den tilbudte ytelsens omfang eller kvalitet, alternativt at han på annen måte kan godta å lempe på de vilkårene som er satt.

Enklere kontraktsinngåelser
Det kan også være forhandlinger uten å sette i verk en formalisert konkurranse etter NS 8400 og 8410. Kanskje kjenner byggherren allerede én eller flere byggmestere eller andre entreprenører som han stoler helt på? Kanskje er disse villige til å gi priser eller prisoverslag, bare på grunnlag av tegninger og enkle beskrivelser?

I forbrukerlovene er det mange utfyllende bestemmelser for slike kontrakter som gir byggherren ganske god beskyttelse, også når partene ikke har skrevet under på noe avtaledokument eller har brukt standardkontrakter. Derfor kan nok andre private byggherrer noen ganger se seg tjent med å ha en nokså uformell kontraktsinngåelse, og bare avtale at bustadoppføringslova eller håndverkertjenesteloven skal gjelde mellom partene som kontraktsvilkår.

En mer uformell forhandlingsvei brukes ofte når det haster med å få arbeidene i gang; forhandlingene med entreprenøren må da startes opp, selv om dokumentgrunnlag og betingelser ikke er klare nok. Det kan da bli tid bare til korte forhandlinger med noen få entreprenører før byggherren bestemmer seg for den ene.

Rekker partene ikke å forhandle helt ferdig eller undertegne et avtaledokument, bør de likevel få ned på papiret en foreløpig kontrakt. Det blir da snakk om noe mer forpliktende enn en ren intensjonsavtale. I den foreløpige kontrakten bør partene få med hovedvilkårene for entreprisen, mens detaljene utstår til den endelige kontrakt. For å holde orden i denne hektiske perioden, bør partene med en gang avtale et tidspunkt for når endelig kontrakt senest skal være opprettet mellom dem.

Publisert 26.05.2006.

NS 8410kan kjøpes på Pronorm AS’ webshop ved å klikke her.

På hjemmesiden til advokatfirmaet Cappelen & Krefting, hvor advokat Hans Cappelen er partner, finner du flere artikler om bygg, entreprise og fast eiendom. Red. anm.

by

Varemerkeforfalskninger – praktisk håndtering

Varemerkeforfalskninger – praktisk håndtering

Varemerkeinngrep – misbruk av andres varemerker ved forfalskning/ piratkopiering– er i dag svært utbredt.
Advokat Trygve M. Gravdahl fra Advokatfirma Ræder, gir her en oversikt over hva en innehaver av et varemerke som blir utsatt for slike inngrep bør gjøre.

1. Innledning
Varemerkeinngrepene kan skje på mange forskjellige måter, men jeg skal her begrense disse til de tilfeller der det foreligger piratkopiering eller rene forfalskninger. I disse tilfellene er det misbrukerens hensikt å profittere på andres varemerker ved å lage produkter som tilsynelatende er lik originalproduktet. Dette gjør at varene blir lettere omsettelige, og misbrukeren oppnår en høyere pris med lav investering.
På verdensbasis antas det i dag at omsetning av forfalskede produkter utgjør mellom 5 – 7 % av handelen. Dette har store konsekvenser for de bedriftene som eier varemerkene. Det kan påvirke både arbeidsplasser og selskapenes evne til å fornye og forbedre sine produkter.
For å bygge et varemerke som er attraktivt å kopiere, må varemerkeinnehaveren oftest legge ned store ressurser i markedsføring, forskning, utvikling og design. Disse investeringene forventer man å få tilbake ved økt omsetning av varene man produserer og det er derfor nødvendig å ha et bevisst forhold til sine varemerker.

De bransjene som er mest utsatt for piratkopiering er virksomheter som produserer varer der kopistene kan oppnå nesten tilsvarende utseendemessig resultat med lavere kostnad. Typisk vil dette være tilfelle innen tekstil-, mote- og sportsbransjen, elektronikk og data. Gjennomgående vil de kopierte varer være av vesentlig dårligere kvalitet, og det er avdekket flere tilfeller der kopistene har misbrukt flere varemerker på samme produkt for å gi inntrykk av at det er ekte varer med høy teknisk kvalitet som tilbys.
Ved for eksempel kopiering av dyrere fritidsplagg, kan både hovedvaremerke, f.eks. Norrøna eller Bergans kopieres og tilleggsmerkes med varemerker som angir spesielle funksjoner, som Gore Tex eller Dermizax. Tilleggsmerkingen muliggjør en høyere pris for tilleggsfunksjonen uten at de aktuelle plaggene har slike egenskaper.

I det følgende skal jeg redegjøre for enkelte tiltak som kan og bør settes i verk for å beskytte virksomhetens varemerker og hva som kan gjøres når forfalskninger skjer. I hovedsak vil dette være relatert til tekstil, mote og sportsbransjen, men tiltakene vil også ha relevans for andre bransjer.

2. Merkevarebygging og beskyttelse
Det viktigste tiltaket en virksomhet setter i verk er å ha en klar strategi knyttet til beskyttelsen av sine varemerker. Utarbeidelsen av en slik strategi og gjennomføringen av den vil i den første fasen i hovedsak gå på bevisstgjøring internt i virksomheten og fortløpende registrering av varemerker, gjerne både ordmerker og figurmerker. Ved utarbeidelse og gjennomføring av en slik strategi anbefales det at markedsavdelingen i virksomheten samarbeider med profesjonelle rådgivere som advokater eller patentkontorer som kjenner både nasjonale og internasjonale regelverk på området.
Det er først når merkenavnet er etablert at det blir attraktivt å kopiere, og derfor er den første sikringsfasen svært viktig.

3. Omsetning av varemerkeforfalskninger
Omsetning av varemerkeforfalskninger er svært lukrativt for de som driver dette i noe omfang. Det krever liten investering og kan selges med flere 100 % fortjeneste hvis produktene er ”bra”.
Risikoen for å bli tatt er liten, og sanksjonene er som oftest ubetydelige. Disse forholdene gjør at man ofte ser gjengangere blant de som omsetter slike varer.
Omsetning av varemerkeforfalskninger skjer som oftest utenfor etablerte utsalgssteder. En del omsetning foregår privat gjennom såkalte ”homeparties” eller gjennom bekjente. Disse er det svært vanskelig å få stanset uten å bruke uforholdsmessige ressurser. Imidlertid foregår den største omsetningen av slike varer gjennom såkalte ”lagersalg” eller i forbindelse med større arrangement som f.eks. festivaler og sportsarrangementer. I de senere år har salg gjennom etablerte auksjonssteder på Internett som f.eks. Finn, QXL, Ebay, Ioffer osv. blitt svært utbredt.

Varemerkeinnehavere får som regel relativt raskt informasjon om varemerkeforfalskninger i omløp. Dette kan skje ved at kunder klager på produkter eller at kunder og medarbeidere informerer om at slike varer tilbys.

4. Tiltak som kan iverksettes før produktene blir kopiert
Allerede på produksjonsstadiet bør varemerkeinnehaveren sette i verk tiltak som gjør produktene vanskelige å kopiere, og tiltak som gjør det lettere å avsløre kopier.
Avhengig av omfanget, bør produksjonsavtaler inneholde bestemmelser om destruksjon av overproduksjon, uavhengig overvåkning av selve produksjonen, samt tilbakelevering av eller destruksjon av produksjonsmateriell som varemerkeinnehaveren har levert. Misligholdsklausuler bør være strenge, og man bør vurdere å spre produksjonen til forskjellige produsenter for å unngå avhengighet.
Videre er det i dag teknisk mulig å merke både klær og andre produkter med for eksempel optisk lesbare merker som er nær sagt umulig å kopiere uten spesialutstyr. Slik merking gjør det lettere å avsløre gode forfalskninger, og slike tiltak er ikke nødvendigvis veldig fordyrende.

5. Når inngrep i varemerket skjer
Er det avdekket at forfalskede produkter er i omløp, er det svært viktig å sikre bevis for en senere rettslig forfølgning. For omsetning på Internett finnes det i dag dataverktøy som kan lagre nøyaktige kopier av de sidene der slike produkter tilbys. Alternativt kan man handle produkter som man mistenker å være kopier, for derigjennom få tilgang til opplysninger om vedkommende som tilbyr varene.
De fleste auksjons-/salgstilbydere på Internett er klar over at det foregår omfattende salg av falske produkter på sidene deres. Det finnes interne regelverk som forbyr denne typen virksomhet, men erfaringen tilsier at tilbyderne selv ikke fører kontroll med dette. I praksis vil varemerkeinnehaverne selv måtte overvåke nettsidene og varsle tilbyderne når det avdekkes klare tilfeller av varemerkeforfalskninger. Det er viktig å være oppmerksom på at tilbyderne selv ikke uten videre utleverer personopplysninger og det kan derfor være nødvendig med anmeldelse til politiet eller å ta ut søksmål mot tilbyderne selv. Imidlertid vil det være mulig å finne mellomløsninger som for eksempel at tilbyderne, på anmodning fra varemerkeinnehaver, oversender standardiserte brev til selgerne av de falske produkter der det opplyses om brudd på varemerkeloven, mulige sanksjoner mv.
Avdekkes omsetning av varemerkeforfalskninger andre steder, vil det som hovedregel være tilrådelig å tilkalle politi for bistand. Politiet kan foreta ransaking og beslag, og dette kan være av avgjørende bevismessig betydning. Alternativt kan ransaking og beslag foretas av varemerkeinnehaveren selv eller hans representant –typisk en advokat eller etterforsker. I slike tilfeller er det nødvendig å få skriftlig samtykke fra den som tilbyr varene før slikt tiltak iverksettes.

Et generelt tiltak som bør vurderes når en varemerkeinnehaver blir oppmerksom på at falske produkter er i omløp er begjæring om grensekontroll etter tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13. Slik grensekontroll kan innvilges når vilkårene for midlertidig forføying er til stede. I praksis vil da tollvesenet foreta kontroll av varepartier som innføres og holde tilbake varer som utgjør et inngrep i det aktuelle varemerket.

En klar anbefaling er at varemerkeinnehaverne har nulltoleranse i forhold til varemerkeforfalskninger. Nulltoleranse vil innebære at alle inngrep forfølges og avsluttes enten i minnelighet eller ved rettslig pågang og politianmeldelse. De fleste saker lar seg løse i minnelighet, da det etter varemerkeloven § 38 skal svares vederlag for slike inngrep. Vederlagets størrelse og beregning vil være situasjonsavhengig og vil ikke bli nærmere behandlet her, men generelt vil jeg hevde at dekning av de kostnader som varemerkeinnehaveren har hatt ved avdekking og forfølging av det aktuelle inngrep bør være et minimum. Videre vil destruksjon av beslaglagte produkter være naturlig.
For varemerkeinnehaveren vil dette kunne innebære at kostnadene ved å gjennomføre nulltoleranse blir forsvarlige, samt at kostnadene for de som foretar inngrepet blir så vidt høye at det kan virke avskrekkende. Det viktigste for varemerkeinnehaveren vil likevel trolig være at tilførsel av nye falske produkter blir stanset og at eksisterende varer blir destruert.

Publisert 4.05.2006
Tidligere publisert i «Eurojuris Informerer».

Relaterte lenker:
Patentstyret

by

Hvem eier bedriftens oppfinnelser?

De viktigste verdiene i teknologibedrifter er gjerne i hodene til de ansatte og dernest i de ideer som har materialisert seg, for eksempel som en patentert eller patenterbar oppfinnelse. Men hvem eier egentlig en arbeidstakers oppfinnelse?

Denne artikkelen tar for seg noen vesentlige sider av regelverket som arbeidsgiver og arbeidstaker i en bedrift som driver forskning eller utvikling bør kjenne til.

Artikkelen gir kun en innføring i hovedreglene, og er ikke uttømmende.

Har du tatt dine forhåndsregler?
Felles for mange teknologibedrifter er at de begynte med en eller flere gode ideer. Fokus i slike bedrifter i den første fasen er gjerne på forskning og utvikling. Deretter kommer fokus på kommersialisering ved produksjon og salg i egen regi eller ved lisensiering av teknologien. Blant gründere og ledere av mindre bedrifter er det ofte lite fokus på formalia som ansettelseskontrakter og rettighetsspørsmål. Dette er særlig situasjonen i etablerings og utviklingsfasen. Slik bør det også være, men enkelte kjøreregler har man likevel ikke råd til å unnlate å følge. Ikke alle arbeidsgivere er seg bevisst at en arbeidstakers oppfinnelse – gjort i arbeidstiden av den ansatte, som del av dennes arbeidsoppgaver – ikke automatisk blir bedriftens eiendom. Er ikke arbeidsgiver påpasselig med å sikre seg rettighetene til en oppfinnelse, vil arbeidstakeren/oppfinneren personlig være den som har rettighetene til oppfinnelsen.
Naturlig nok kan dette komme som en meget ubehagelig overraskelse den dagen bedriften endelig sitter med en patenterbar idé eller et patent som skal kommersialiseres og arbeidstakeren/ oppfinneren, en kjøper eller en investor setter rettighetsspørsmålet på spissen.
Situasjonen er ikke helt uvanlig, dessverre, og det kan oppleves både som bittert og urettferdig at arbeidsgiver, etter å ha betalt lønn og lagt alle forhold til rette for arbeidstakeren, sitter igjen uten rettigheter til det man har betalt utviklingen av.

”Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere” gjelder oppfinnelser gjort av arbeidstakere både i offentlig og privat tjeneste. Med ”arbeidstaker” menes i loven kun fysiske personer, ikke konsulentselskaper eller lignende. Det følger av loven at arbeidstakere i prinsippet har samme rett til sine oppfinnelser som andre oppfinnere (selvstendige oppfinnere). Med «oppfinnelser» i loven, menes patenterbare eller patenterte oppfinnelser. Lovens bestemmelser kommer imidlertid bare til anvendelse med mindre noe annet må anses avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Loven gir dermed et betydelig spillerom til å avtale andre løsninger, noe arbeidsgiver bør benytte seg av. Det er likevel enkelte bestemmelser i loven som arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra.

Kjøreregler man bør være klar over
Det er altså slik at en oppfinnelse gjort av en arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver tilhører arbeidstakeren personlig og ikke arbeidsgiver. Skal arbeidsgiver sikre seg rettighetene, må enkelte grep tas. Dette følger av lovens § 4, første ledd:
«Har en arbeidstaker som har forsknings eller oppfinnervirksomhet som sine vesentligste arbeidsoppgaver, nådd fram til en oppfinnelse ved utførelsen av disse oppgaver eller utgjør en oppfinnelse resultat av en nærmere angitt oppgave som en arbeidstaker er blitt pålagt i sin tjeneste, kan arbeidsgiveren kreve retten til oppfinnelsen helt eller delvis overført til seg, dersom utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde.»

Annet ledd sier:
«Er oppfinnelsen blitt til i annet samband med tjenesten enn nevnt i første ledd, kan arbeidsgiveren kreve å få utnytte den i sin virksomhet dersom utnyttelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde. Ønsker arbeidsgiveren å overta en mer omfattende rett til en slik oppfinnelse, har han i et tidsrom av 4 måneder etter mottakelsen av meldingen om oppfinnelsen etter § 5, fortrinnsrett til å inngå avtale med arbeidstakeren om dette.» (Min understrekning)

Loven pålegger med andre ord arbeidsgiver en aktivitetsplikt dersom vedkommende ønsker å erverve retten til en oppfinnelse gjort av arbeidstaker. Arbeidsgiver må faktisk (skriftlig) kreve retten til oppfinnelsen overført til seg.

Også arbeidstaker pålegges en aktivitetsplikt dersom han eller hun gjør en oppfinnelse, dette følger av samme lov § 5:
«Arbeidstaker som gjør en oppfinnelse som omfattes av bestemmelsene i § 4, skal uten unødig opphold gi arbeidsgiveren skriftlig melding om dette med opplysning om hva oppfinnelsen består i.»

Fristen for arbeidsgivers underretning om at oppfinnelsen kreves overført til bedriften, løper først fra tidspunktet meldingen om oppfinnelsen er mottatt fra arbeidstakeren. Man bør være oppmerksom på at det i loven, så vel som i praksis, stilles svært få krav til arbeidstakers meldingsplikt. Det holder at det skriftlig er opplyst at det foreligger en form for oppfinnelse og hva den består i. Arbeidstaker behøver ikke opplyse om andre forhold, for eksempel forhold av betydning for arbeidsgivers rettigheter og sikring av disse. Slik melding om en oppfinnelse kan være ansett gitt på e-poster og annet i mer generell form som del av den vanlige kommunikasjonen i en bedrift.
Dersom arbeidsgiveren ikke kjenner loven, eller ikke er oppmerksom på rettighetsspørsmålet, kan en slik melding passere «under radaren» uten at arbeidsgiver foretar seg noe, ut over å være fornøyd med at det er gjort en oppfinnelse i bedriften.

Arbeidsgiver må innen fristen på fire måneder reagere på en slik melding for å unngå tap av retten til å kreve oppfinnelsen overført til seg. Dette følger av samme lov § 6:
«Arbeidsgiver som vil erverve rett til en oppfinnelse i medhold av § 4 første ledd eller annet ledd, første punktum, må underrette arbeidstakeren skriftlig om dette innen 4 måneder etter mottakelsen av meldingen etter § 5. (Min understrekning)

Før 4 måneder er gått fra det tidspunkt da arbeidsgiveren mottar melding etter § 5, må arbeidstakeren ikke uten skriftlig samtykke fra arbeidsgiveren forføye over en oppfinnelse som faller inn under § 4 eller foreta handlinger som forringer mulighetene for patentering eller muliggjør utnyttelse for annens regning. Arbeidstakeren kan dog, når han har gitt den i § 5 omtalte melding søke patent på oppfinnelsen her i riket så lenge denne rett ikke er overført til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren skal varsles skriftlig før søknaden inngis. (…)»

Det stilles strengere krav til form og innhold i arbeidsgivers underretning til arbeidstakeren. Særlig viktig er utformingen og angivelsen av kravet om overføring av rettighetene til arbeidstakers oppfinnelse. Underretningen må tydelig angi at arbeidsgiveren ønsker å erverve rett til oppfinnelsen etter § 4 første ledd eller § 4 annet ledd første punktum, og i hvor stort omfang arbeidsgiveren ønsker å overta retten til oppfinnelsen.

Omfanget av en slik rett kan variere mye. Noen ganger er det ønskelig med en meget begrenset lisens, men i de fleste tilfeller bør arbeidsgiver sikre seg alle overførbare rettigheter. Arbeidsgiver kan altså ikke begrense seg til å erklære at vedkommende generelt ønsker å erverve en rett til oppfinnelsen. Meldingen skal dessuten være skriftlig. Dette må anses som et absolutt krav.
I helt konkrete, spesielle tilfeller kan det tenkes at en muntlig erklæring eller konkludent atferd kan anses tilstrekkelig for å etablere en rett for arbeidsgiveren, men dette er absolutt ikke et kort man bør satse på!

Man må også være oppmerksom på at arbeidsgiveren ikke overtar oppfinnelsen, eller en bruksrett til den, i kraft av sin erklæring om at han ønsker retten til denne overført til seg. Det er ikke lovfestet, men det følger av forarbeidene til loven at det forutsettes en særskilt overdragelseserklæring fra arbeidstakeren, for at retten til oppfinnelsen skal overføres til arbeidsgiveren. Den vanlige fremgangsmåten er å inngå en avtale om rettighetsoverføring og angivelse av omfanget av rettighetene som overdras. Avtalen må signeres av begge parter (”overdragelseserklæring”). En oppsummering av ervervet kan gjøres slik:

  1. Oppfinnelsen gjøres av arbeidstaker
  2. Arbeidstaker underretter arbeidsgiver om oppfinnelsen
  3. Arbeidsgiver krever skriftlig retten til oppfinnelsen overført til seg
  4. Arbeidstaker og arbeidsgiver gjennomfører overdragelsen ved særskilt skriftlig avtale (overdragelseserklæring).

Arbeidstakeren kan ha et krav på godtgjørelse
Erverver en arbeidsgiver rett til en oppfinnelse som en arbeidstaker har gjort, kan arbeidstakeren ha krav på en rimelig godtgjørelse. Dette gjelder selv om annet måtte være avtalt før oppfinnelsen ble til, eksempelvis i en arbeidsavtale. Det finnes vide unntak til denne regelen.

Arbeidstakeren har ikke noen separat krav på godtgjørelse dersom verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som arbeidstaker mottar i tjenesten.
Ved fastsettelse av godtgjøringens størrelse skal det også særlig tas hensyn til oppfinnelsens verdi, omfanget av den rett arbeidsgiveren har overtatt, arbeidstakerens ansettelsesvilkår og den betydning ansettelsen for øvrig kan ha hatt for oppfinnelsens tilkomst.
Det faktum at man på overdragelsestidspunktet ikke kjenner oppfinnelsens reelle og fremtidige verdi, bidrar også til at det er vanskelig å fastsette en rimelig godtgjørelse.
De faktorer loven gir anvisning på for beregning av godtgjøring er i stor grad vurderingspregede og vanskelig målbare, noe som kan gi opphav til uenighet og konflikter.

Det er verdt å merke seg at søksmål om godtgjøring må være reist innen fem år fra det tidspunkt da arbeidsgiveren har ervervet rett til oppfinnelsen. Er det søkt patent på oppfinnelsen, kan søksmålet dog alltid reises innen et år etter at patentsøknaden er endelig avgjort. Oversittes disse fristene, risikerer arbeidstakeren å tape hele retten til godtgjørelse.

Bistand med sikring av immaterielle verdier
Vår erfaring er at sikring av bedriftens immaterielle rettigheter må starte med en bevisstgjøring av ledelse og ansatte i bedriften. Regulering av rettighetsspørsmål bør fokuseres på allerede ved utformingen av arbeidstakers ansettelsesavtale.

Bedriften bør også implementere klare interne rutiner for håndtering av meldeplikter, overdragelse, patentering og lignende sikringstiltak. Prosessen for sikring av immaterielle rettigheter kan gjøres dramatisk mye enklere og tryggere ved bistand fra advokat og/eller patentingeniør med erfaring fra rettsområdet. Særlig utarbeidelse av kvalitetssikrede standarddokumenter for arbeidstakers melding, arbeidsgivers underretning og/eller overdragelseserklæring, er noe bedriften bør ha rede. Bedriften vil da lettere, og med større sikkerhet kunne bygge opp og sikre sin portefølje av immaterielle verdier. Med dette, som med så mange andre ting, er det langt bedre og billigere å forebygge problemer fremfor å søke å løse dem i etterkant.

Publisert 28.04.2006.
Også publisert i «Eurojuris Informerer»