Varemerkeinngrep – misbruk av andres varemerker ved forfalskning/ piratkopiering– er i dag svært utbredt.
Advokat Trygve M. Gravdahl fra Advokatfirma Ræder, gir her en oversikt over hva en innehaver av et varemerke som blir utsatt for slike inngrep bør gjøre.

1. Innledning
Varemerkeinngrepene kan skje på mange forskjellige måter, men jeg skal her begrense disse til de tilfeller der det foreligger piratkopiering eller rene forfalskninger. I disse tilfellene er det misbrukerens hensikt å profittere på andres varemerker ved å lage produkter som tilsynelatende er lik originalproduktet. Dette gjør at varene blir lettere omsettelige, og misbrukeren oppnår en høyere pris med lav investering.
På verdensbasis antas det i dag at omsetning av forfalskede produkter utgjør mellom 5 – 7 % av handelen. Dette har store konsekvenser for de bedriftene som eier varemerkene. Det kan påvirke både arbeidsplasser og selskapenes evne til å fornye og forbedre sine produkter.
For å bygge et varemerke som er attraktivt å kopiere, må varemerkeinnehaveren oftest legge ned store ressurser i markedsføring, forskning, utvikling og design. Disse investeringene forventer man å få tilbake ved økt omsetning av varene man produserer og det er derfor nødvendig å ha et bevisst forhold til sine varemerker.

De bransjene som er mest utsatt for piratkopiering er virksomheter som produserer varer der kopistene kan oppnå nesten tilsvarende utseendemessig resultat med lavere kostnad. Typisk vil dette være tilfelle innen tekstil-, mote- og sportsbransjen, elektronikk og data. Gjennomgående vil de kopierte varer være av vesentlig dårligere kvalitet, og det er avdekket flere tilfeller der kopistene har misbrukt flere varemerker på samme produkt for å gi inntrykk av at det er ekte varer med høy teknisk kvalitet som tilbys.
Ved for eksempel kopiering av dyrere fritidsplagg, kan både hovedvaremerke, f.eks. Norrøna eller Bergans kopieres og tilleggsmerkes med varemerker som angir spesielle funksjoner, som Gore Tex eller Dermizax. Tilleggsmerkingen muliggjør en høyere pris for tilleggsfunksjonen uten at de aktuelle plaggene har slike egenskaper.

I det følgende skal jeg redegjøre for enkelte tiltak som kan og bør settes i verk for å beskytte virksomhetens varemerker og hva som kan gjøres når forfalskninger skjer. I hovedsak vil dette være relatert til tekstil, mote og sportsbransjen, men tiltakene vil også ha relevans for andre bransjer.

2. Merkevarebygging og beskyttelse
Det viktigste tiltaket en virksomhet setter i verk er å ha en klar strategi knyttet til beskyttelsen av sine varemerker. Utarbeidelsen av en slik strategi og gjennomføringen av den vil i den første fasen i hovedsak gå på bevisstgjøring internt i virksomheten og fortløpende registrering av varemerker, gjerne både ordmerker og figurmerker. Ved utarbeidelse og gjennomføring av en slik strategi anbefales det at markedsavdelingen i virksomheten samarbeider med profesjonelle rådgivere som advokater eller patentkontorer som kjenner både nasjonale og internasjonale regelverk på området.
Det er først når merkenavnet er etablert at det blir attraktivt å kopiere, og derfor er den første sikringsfasen svært viktig.

3. Omsetning av varemerkeforfalskninger
Omsetning av varemerkeforfalskninger er svært lukrativt for de som driver dette i noe omfang. Det krever liten investering og kan selges med flere 100 % fortjeneste hvis produktene er ”bra”.
Risikoen for å bli tatt er liten, og sanksjonene er som oftest ubetydelige. Disse forholdene gjør at man ofte ser gjengangere blant de som omsetter slike varer.
Omsetning av varemerkeforfalskninger skjer som oftest utenfor etablerte utsalgssteder. En del omsetning foregår privat gjennom såkalte ”homeparties” eller gjennom bekjente. Disse er det svært vanskelig å få stanset uten å bruke uforholdsmessige ressurser. Imidlertid foregår den største omsetningen av slike varer gjennom såkalte ”lagersalg” eller i forbindelse med større arrangement som f.eks. festivaler og sportsarrangementer. I de senere år har salg gjennom etablerte auksjonssteder på Internett som f.eks. Finn, QXL, Ebay, Ioffer osv. blitt svært utbredt.

Varemerkeinnehavere får som regel relativt raskt informasjon om varemerkeforfalskninger i omløp. Dette kan skje ved at kunder klager på produkter eller at kunder og medarbeidere informerer om at slike varer tilbys.

4. Tiltak som kan iverksettes før produktene blir kopiert
Allerede på produksjonsstadiet bør varemerkeinnehaveren sette i verk tiltak som gjør produktene vanskelige å kopiere, og tiltak som gjør det lettere å avsløre kopier.
Avhengig av omfanget, bør produksjonsavtaler inneholde bestemmelser om destruksjon av overproduksjon, uavhengig overvåkning av selve produksjonen, samt tilbakelevering av eller destruksjon av produksjonsmateriell som varemerkeinnehaveren har levert. Misligholdsklausuler bør være strenge, og man bør vurdere å spre produksjonen til forskjellige produsenter for å unngå avhengighet.
Videre er det i dag teknisk mulig å merke både klær og andre produkter med for eksempel optisk lesbare merker som er nær sagt umulig å kopiere uten spesialutstyr. Slik merking gjør det lettere å avsløre gode forfalskninger, og slike tiltak er ikke nødvendigvis veldig fordyrende.

5. Når inngrep i varemerket skjer
Er det avdekket at forfalskede produkter er i omløp, er det svært viktig å sikre bevis for en senere rettslig forfølgning. For omsetning på Internett finnes det i dag dataverktøy som kan lagre nøyaktige kopier av de sidene der slike produkter tilbys. Alternativt kan man handle produkter som man mistenker å være kopier, for derigjennom få tilgang til opplysninger om vedkommende som tilbyr varene.
De fleste auksjons-/salgstilbydere på Internett er klar over at det foregår omfattende salg av falske produkter på sidene deres. Det finnes interne regelverk som forbyr denne typen virksomhet, men erfaringen tilsier at tilbyderne selv ikke fører kontroll med dette. I praksis vil varemerkeinnehaverne selv måtte overvåke nettsidene og varsle tilbyderne når det avdekkes klare tilfeller av varemerkeforfalskninger. Det er viktig å være oppmerksom på at tilbyderne selv ikke uten videre utleverer personopplysninger og det kan derfor være nødvendig med anmeldelse til politiet eller å ta ut søksmål mot tilbyderne selv. Imidlertid vil det være mulig å finne mellomløsninger som for eksempel at tilbyderne, på anmodning fra varemerkeinnehaver, oversender standardiserte brev til selgerne av de falske produkter der det opplyses om brudd på varemerkeloven, mulige sanksjoner mv.
Avdekkes omsetning av varemerkeforfalskninger andre steder, vil det som hovedregel være tilrådelig å tilkalle politi for bistand. Politiet kan foreta ransaking og beslag, og dette kan være av avgjørende bevismessig betydning. Alternativt kan ransaking og beslag foretas av varemerkeinnehaveren selv eller hans representant –typisk en advokat eller etterforsker. I slike tilfeller er det nødvendig å få skriftlig samtykke fra den som tilbyr varene før slikt tiltak iverksettes.

Et generelt tiltak som bør vurderes når en varemerkeinnehaver blir oppmerksom på at falske produkter er i omløp er begjæring om grensekontroll etter tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13. Slik grensekontroll kan innvilges når vilkårene for midlertidig forføying er til stede. I praksis vil da tollvesenet foreta kontroll av varepartier som innføres og holde tilbake varer som utgjør et inngrep i det aktuelle varemerket.

En klar anbefaling er at varemerkeinnehaverne har nulltoleranse i forhold til varemerkeforfalskninger. Nulltoleranse vil innebære at alle inngrep forfølges og avsluttes enten i minnelighet eller ved rettslig pågang og politianmeldelse. De fleste saker lar seg løse i minnelighet, da det etter varemerkeloven § 38 skal svares vederlag for slike inngrep. Vederlagets størrelse og beregning vil være situasjonsavhengig og vil ikke bli nærmere behandlet her, men generelt vil jeg hevde at dekning av de kostnader som varemerkeinnehaveren har hatt ved avdekking og forfølging av det aktuelle inngrep bør være et minimum. Videre vil destruksjon av beslaglagte produkter være naturlig.
For varemerkeinnehaveren vil dette kunne innebære at kostnadene ved å gjennomføre nulltoleranse blir forsvarlige, samt at kostnadene for de som foretar inngrepet blir så vidt høye at det kan virke avskrekkende. Det viktigste for varemerkeinnehaveren vil likevel trolig være at tilførsel av nye falske produkter blir stanset og at eksisterende varer blir destruert.

Publisert 4.05.2006
Tidligere publisert i «Eurojuris Informerer».

Relaterte lenker:
Patentstyret