Borgarting Lagmannsrett avsa nylig to kjennelser som gjaldt spørsmålet om varer var lovlig parallellimportert. Spørsmål om de regler som gjelder for parallellimport har fått fornyet aktualitet etter at EFTA domstolen i fjor fastslo at Norge etter EØS avtalen var forpliktet til kun å tillate parallellimport av varer som er brakt på markedet i EU/EØS området med varemerkeinnehavers samtykke. De to kjennelsene gjaldt spørsmålet om når en vare er brakt på markedet med varemerkeinnehavers samtykke. Avgjørelsene illustrerer at reglene om parallellimport har fått økt praktisk betydning.

Fra hvilke land tillates parallellimport?
Etter norsk rett kan parallellimportert vare med et beskyttet varemerke fritt selges i Norge uten særskilt godkjennelse av varemerkeinnehaver. Dette følger av det såkalte ”konsumpsjonsprinsippet” som innebærer at når en vare først er brakt ut på markedet med varemerkeinnehavers samtykke, anses varemerkeinnehavers enerett for å være ”konsumert” ved det første salg, slik at etterfølgende salgsledd fritt kan omsette varen videre. Norge har tradisjonelt akseptert parallellimport fra hele verden. I en avgjørelse av 8 juli 2008 (E-9/07og E-10/07), fastslo imidlertid EFTA-domstolen at varemerkedirektivet som Norge er bundet av, skal tolkes slik som EF-domstolen har tolket det. I EU har det lenge vært praktisert en regel om at varemerkeinnehaver kan nekte parallellimport av varer som er brakt på markedet med varemerkeinnehavers samtykke utenfor EU/EØS-området. Varemerkeinnehaver kan altså motsette seg omsetning innen EØS-området av varer påført hans varemerke, dersom han må anses å ha samtykket til salg bare utenfor EU/EØS. Denne rettstilstanden er nå også foreslått lovfestet i utkast til ny varemerkelov (Ot.prp. nr 98 (2008-2009)).

Også dersom varen er brakt på markedet utenfor EU/EØS området av varemerkeinnehaver, men er importert til EU/EØS området med varemerkeinnehavers samtykke, er eneretten konsumert slik at varen fritt kan parallellimporteres mellom EU/EØS statene.

Når er varen brakt ut på markedet med varemerkeinnehavers samtykke?
Det at varemerkeinnehavers konsumeres ved at varen bringes på markedet i EU/EØS området av varemerkeinnehaver (eller med hans samtykke), reiser spørsmål om når en vare er brakt i omsetning med varemerkeinnehavers samtykke, og hvem som kan samtykke med virkning for innehaver av varemerkeinnehaver i Norge.

Rettspraksis fra EU viser at det må være en kommersiell forbindelse mellom det selskap som har rett til varemerket i Norge og det selskap som har brakt varen påført varemerket på markedet. Det innebærer at om det er to uavhengige selskaper som har rett til et varemerke i Norge og Tyskland, kan varene ikke parallellimporteres fra Tyskland til Norge. Derimot kan varen parallellimporteres om det norske og det tyske selskap er i samme konsern, og om de er lisenstakere eller distributører av varer fra samme selskap.

Det at en vare er brakt på markedet i strid med avtale, kan imidlertid innebære at man anser at varen ikke er brakt på markedet med varemerkeinnehavers samtykke. I en nylig avsagt dom, sak C-59/08 (Dior), vurderte EF-domstolen spørsmålet om en vare var lovlig parallellimportert. Saken gjaldt om eneretten til varemerket Christian Dior brukt for korsetter var konsumert, det vi si om varen, korsetter, var lagt ut for salg med varemerkeinnehavers samtykke når lisenstaker hadde lagt varen ut for salg i strid med lisensavtalen.
Domstolen kom til at varen da ikke kunne anses som lagt ut med varemerkeinnehavers samtykke når bestemmelsen som lisenstaker hadde opptrådt i strid med er blant de bestemmelsene som fremgår av varemerkedirektivets art. 8 (2). I den konkrete saken hadde lisenstaker solgt varen til personer som ikke var en del av Diors selektive distribusjonssystem. Dette ble ansett å være brudd med en bestemmelse som skulle ivareta kvaliteten på varen. For luksusvarer må kontraktsbestemmelser som skal beskytte varenes preg av å være luksusvarer, regnes som bestemmelser om varenes kvalitet. Lisenstakerens salg i strid med en slik bestemmelse, f.eks. forbud mot salg til lavpriskjeder, er derfor ikke salg med varemerkeinnehavers samtykke.

Det er også spørsmål om tidspunktet for når en vare anses brakt på markedet. Borgarting lagmannsrett avsa i mai og juni to kjennelser som gjaldt spørsmålet om varer var brakt på markedet med varemerkeinnehavers samtykke. I den første saken var et parti ris av merket ”Royal Umbrella” kjøpt fra Kina til Sverige. Kjøper hadde eneforhandlerrett til Royal Umbrella-ris i Sverige. Selskapet videresolgte imidlertid partiet til et norsk selskap før varen var tatt inn i Sverige. Da risen var under transport og ankom Rotterdam, ble partene enige om at risen skulle sendes direkte til Norge. Det norske selskapet som hadde enerett til varemerket i Norge begjærte og fikk midlertidig forføyning, som gikk ut på at partiet skulle holdes i forvaring. Eneretten til bruk av varemerket var ikke konsumert ved salget. Risen var først ”brakt i omsetning” i EØS-området ved innfortolling i Norge.

Den andre saken gjaldt parallellimport av såkalte softguns av merkene Colt, Sig Sauer, FAMAS og Thompson. Det var omstridt om varene var direkte importert fra Kina, eller om varen først var importert til Sverige. Den norske eneforhandleren begjærte midlertidig forføyning for å få stanset salget. Lagmannsretten fant det sannsynliggjort at varene ble importert fra en person i Sverige som hadde kjøpt varene fra rettighetshaver. Varene var således brakt i omsetning på det svenske markedet med varemerkeinnehavers samtykke, og varene kunne lovlig parallellimporteres til Norge.

Ompakking
Et annet spørsmål som har vist seg å være praktisk viktig er om og i hvilken grad det er adgang til å pakke om parallellimporterte varer. Spørsmålet har særlig vært aktuelt i legemiddelindustrien hvor det ofte er lovpålagte krav om merking, pakningsstørrelser med mer som er forskjellig fra land til land, og hvor tekst på emballasje må oversettes.

Rettspraksis fra EU domstolen viser at importøren kan pakke om varen dersom det er nødvendig for effektivt å kunne selge varen i det landet som varen importeres til. Ompakking kan dermed skje for eksempel om det er regler som stiller krav til pakningen, Det er ikke tilstrekkelig at ompakking vil gi en kommersiell fordel. Dersom mindre inngripende metoder kan gjøre at hindringen for salget overkommes, skal den minst inngripende metode benyttes. For eksempel vil ompakking ofte kunne unngås ved å bruke en klistrelapp på originalemballasjen.

Det stilles også krav til utførelsen av ompakkingen. EU domstolens praksis viser at varemerkeinnehavers legitime interesser må tilgodeses, for eksempel i forhold til tilfredsstillende kvalitet på ompakkingen, og det er oppstilt relativt detaljerte regler for hvordan ompakkingen skal utføres.

Bruk av varemerke og logo i markedsføring av parallellimporterte produkter
Et særlig spørsmål ved lovlig parallellimporterte varer oppstår også når importør av kjente merkevarer ønsker å markedsføre sine varer med referanse til og bruk av produsentens varemerker. Dette gjelder både rene ordmerker og i særskilt figurativ utforming, ”logo” i omtale, reklame og på annen måte – utover produsentens egen merking av vare og/eller emballasje.

I norsk rett har vi tradisjonelt vært av den oppfatning at en lovlig importert vare hvor varemerket må anses konsumert også måtte kunne markedsføres med referanse til varemerket i reklame og annen markedsføring. Det har imidlertid vært antatt at retten til slik bruk av varemerke i markedsføring begrenset seg til å kunne anvende ordmessig referanse til varemerket med nøytral typografi, og at bruk av figurmerker og/eller særpreget typografisk utforming ikke var tillatt. Denne rettstilstanden har imidlertid endret seg etter at EF-domstolen i to kjente dommer (”Dior”-dommen og ”BMW”-dommen) fastslo at en parallellimportør også måtte ha lov til å anvende særpregede varemerker/logo i sin markedsføring, når varen var lovlig importert med varemerkeinnehavers samtykke innen EU. Høyesterett har i en sak fra 2004 også lagt til grunn et slikt synspunkt.

Etter denne rettstilstand må det antas at det som utgangspunkt er tillatt å anvende både varemerke som ordmerke, figurmerke og logo ved markedsføring av lovlig parallellimporterte varer. I de to nevnte saker fra EU-domstolen er det også åpnet for en viss begrensning i parallellimportørens bruk av varemerker når varemerkeinnehaver har ”berettiget grunn til å motsette seg bruk av varemerket”. Dette innebærer følgende begrensning:

• Dersom bruken innebærer en risiko for ”alvorlig skade” på varemerkets omdømme
• Dersom varemerkebruken medfører en villedelse av publikum med hensyn til kommersiell forbindelse mellom varemerkeinnehaver og parallellimportør, f.eks. ved at det skapes et inntrykk av at det foreligger et etablert forhandlerforhold
• Dersom bruken innebærer en fare for degenerering/svekkelse av varemerkets særpreg
• Dersom bruken innebærer en urimelig utnyttelse av varemerkets egenverdi (”urimelig snylting”) i praksis antagelig en bruk som går utover det som må anses nødvendig for å markedsføre varene

Publisert 13.11.2009

Om reglene som gjelder for parallellimport til Norge.

Varemerkeinngrep – misbruk av andres varemerker ved forfalskning/ piratkopiering– er i dag svært utbredt.
Advokat Trygve M. Gravdahl fra Advokatfirma Ræder, gir her en oversikt over hva en innehaver av et varemerke som blir utsatt for slike inngrep bør gjøre.

1. Innledning
Varemerkeinngrepene kan skje på mange forskjellige måter, men jeg skal her begrense disse til de tilfeller der det foreligger piratkopiering eller rene forfalskninger. I disse tilfellene er det misbrukerens hensikt å profittere på andres varemerker ved å lage produkter som tilsynelatende er lik originalproduktet. Dette gjør at varene blir lettere omsettelige, og misbrukeren oppnår en høyere pris med lav investering.
På verdensbasis antas det i dag at omsetning av forfalskede produkter utgjør mellom 5 – 7 % av handelen. Dette har store konsekvenser for de bedriftene som eier varemerkene. Det kan påvirke både arbeidsplasser og selskapenes evne til å fornye og forbedre sine produkter.
For å bygge et varemerke som er attraktivt å kopiere, må varemerkeinnehaveren oftest legge ned store ressurser i markedsføring, forskning, utvikling og design. Disse investeringene forventer man å få tilbake ved økt omsetning av varene man produserer og det er derfor nødvendig å ha et bevisst forhold til sine varemerker.

De bransjene som er mest utsatt for piratkopiering er virksomheter som produserer varer der kopistene kan oppnå nesten tilsvarende utseendemessig resultat med lavere kostnad. Typisk vil dette være tilfelle innen tekstil-, mote- og sportsbransjen, elektronikk og data. Gjennomgående vil de kopierte varer være av vesentlig dårligere kvalitet, og det er avdekket flere tilfeller der kopistene har misbrukt flere varemerker på samme produkt for å gi inntrykk av at det er ekte varer med høy teknisk kvalitet som tilbys.
Ved for eksempel kopiering av dyrere fritidsplagg, kan både hovedvaremerke, f.eks. Norrøna eller Bergans kopieres og tilleggsmerkes med varemerker som angir spesielle funksjoner, som Gore Tex eller Dermizax. Tilleggsmerkingen muliggjør en høyere pris for tilleggsfunksjonen uten at de aktuelle plaggene har slike egenskaper.

I det følgende skal jeg redegjøre for enkelte tiltak som kan og bør settes i verk for å beskytte virksomhetens varemerker og hva som kan gjøres når forfalskninger skjer. I hovedsak vil dette være relatert til tekstil, mote og sportsbransjen, men tiltakene vil også ha relevans for andre bransjer.

2. Merkevarebygging og beskyttelse
Det viktigste tiltaket en virksomhet setter i verk er å ha en klar strategi knyttet til beskyttelsen av sine varemerker. Utarbeidelsen av en slik strategi og gjennomføringen av den vil i den første fasen i hovedsak gå på bevisstgjøring internt i virksomheten og fortløpende registrering av varemerker, gjerne både ordmerker og figurmerker. Ved utarbeidelse og gjennomføring av en slik strategi anbefales det at markedsavdelingen i virksomheten samarbeider med profesjonelle rådgivere som advokater eller patentkontorer som kjenner både nasjonale og internasjonale regelverk på området.
Det er først når merkenavnet er etablert at det blir attraktivt å kopiere, og derfor er den første sikringsfasen svært viktig.

3. Omsetning av varemerkeforfalskninger
Omsetning av varemerkeforfalskninger er svært lukrativt for de som driver dette i noe omfang. Det krever liten investering og kan selges med flere 100 % fortjeneste hvis produktene er ”bra”.
Risikoen for å bli tatt er liten, og sanksjonene er som oftest ubetydelige. Disse forholdene gjør at man ofte ser gjengangere blant de som omsetter slike varer.
Omsetning av varemerkeforfalskninger skjer som oftest utenfor etablerte utsalgssteder. En del omsetning foregår privat gjennom såkalte ”homeparties” eller gjennom bekjente. Disse er det svært vanskelig å få stanset uten å bruke uforholdsmessige ressurser. Imidlertid foregår den største omsetningen av slike varer gjennom såkalte ”lagersalg” eller i forbindelse med større arrangement som f.eks. festivaler og sportsarrangementer. I de senere år har salg gjennom etablerte auksjonssteder på Internett som f.eks. Finn, QXL, Ebay, Ioffer osv. blitt svært utbredt.

Varemerkeinnehavere får som regel relativt raskt informasjon om varemerkeforfalskninger i omløp. Dette kan skje ved at kunder klager på produkter eller at kunder og medarbeidere informerer om at slike varer tilbys.

4. Tiltak som kan iverksettes før produktene blir kopiert
Allerede på produksjonsstadiet bør varemerkeinnehaveren sette i verk tiltak som gjør produktene vanskelige å kopiere, og tiltak som gjør det lettere å avsløre kopier.
Avhengig av omfanget, bør produksjonsavtaler inneholde bestemmelser om destruksjon av overproduksjon, uavhengig overvåkning av selve produksjonen, samt tilbakelevering av eller destruksjon av produksjonsmateriell som varemerkeinnehaveren har levert. Misligholdsklausuler bør være strenge, og man bør vurdere å spre produksjonen til forskjellige produsenter for å unngå avhengighet.
Videre er det i dag teknisk mulig å merke både klær og andre produkter med for eksempel optisk lesbare merker som er nær sagt umulig å kopiere uten spesialutstyr. Slik merking gjør det lettere å avsløre gode forfalskninger, og slike tiltak er ikke nødvendigvis veldig fordyrende.

5. Når inngrep i varemerket skjer
Er det avdekket at forfalskede produkter er i omløp, er det svært viktig å sikre bevis for en senere rettslig forfølgning. For omsetning på Internett finnes det i dag dataverktøy som kan lagre nøyaktige kopier av de sidene der slike produkter tilbys. Alternativt kan man handle produkter som man mistenker å være kopier, for derigjennom få tilgang til opplysninger om vedkommende som tilbyr varene.
De fleste auksjons-/salgstilbydere på Internett er klar over at det foregår omfattende salg av falske produkter på sidene deres. Det finnes interne regelverk som forbyr denne typen virksomhet, men erfaringen tilsier at tilbyderne selv ikke fører kontroll med dette. I praksis vil varemerkeinnehaverne selv måtte overvåke nettsidene og varsle tilbyderne når det avdekkes klare tilfeller av varemerkeforfalskninger. Det er viktig å være oppmerksom på at tilbyderne selv ikke uten videre utleverer personopplysninger og det kan derfor være nødvendig med anmeldelse til politiet eller å ta ut søksmål mot tilbyderne selv. Imidlertid vil det være mulig å finne mellomløsninger som for eksempel at tilbyderne, på anmodning fra varemerkeinnehaver, oversender standardiserte brev til selgerne av de falske produkter der det opplyses om brudd på varemerkeloven, mulige sanksjoner mv.
Avdekkes omsetning av varemerkeforfalskninger andre steder, vil det som hovedregel være tilrådelig å tilkalle politi for bistand. Politiet kan foreta ransaking og beslag, og dette kan være av avgjørende bevismessig betydning. Alternativt kan ransaking og beslag foretas av varemerkeinnehaveren selv eller hans representant –typisk en advokat eller etterforsker. I slike tilfeller er det nødvendig å få skriftlig samtykke fra den som tilbyr varene før slikt tiltak iverksettes.

Et generelt tiltak som bør vurderes når en varemerkeinnehaver blir oppmerksom på at falske produkter er i omløp er begjæring om grensekontroll etter tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13. Slik grensekontroll kan innvilges når vilkårene for midlertidig forføying er til stede. I praksis vil da tollvesenet foreta kontroll av varepartier som innføres og holde tilbake varer som utgjør et inngrep i det aktuelle varemerket.

En klar anbefaling er at varemerkeinnehaverne har nulltoleranse i forhold til varemerkeforfalskninger. Nulltoleranse vil innebære at alle inngrep forfølges og avsluttes enten i minnelighet eller ved rettslig pågang og politianmeldelse. De fleste saker lar seg løse i minnelighet, da det etter varemerkeloven § 38 skal svares vederlag for slike inngrep. Vederlagets størrelse og beregning vil være situasjonsavhengig og vil ikke bli nærmere behandlet her, men generelt vil jeg hevde at dekning av de kostnader som varemerkeinnehaveren har hatt ved avdekking og forfølging av det aktuelle inngrep bør være et minimum. Videre vil destruksjon av beslaglagte produkter være naturlig.
For varemerkeinnehaveren vil dette kunne innebære at kostnadene ved å gjennomføre nulltoleranse blir forsvarlige, samt at kostnadene for de som foretar inngrepet blir så vidt høye at det kan virke avskrekkende. Det viktigste for varemerkeinnehaveren vil likevel trolig være at tilførsel av nye falske produkter blir stanset og at eksisterende varer blir destruert.

Publisert 4.05.2006
Tidligere publisert i «Eurojuris Informerer».

Relaterte lenker:
Patentstyret